Confondibilità tra marchi complessi: perché la parte denominativa non prevale su quella figurativa

Quando due marchi complessi sono confondibili? Il Tribunale di Genova chiarisce criteri, limiti e rischio di associazione.

Marchi complessi e giudizio di confondibilità: il criterio dell’insieme

Con la sentenza n. 522 del 28 febbraio 2023, il Tribunale di Genova ha ribadito un principio fondamentale nel diritto dei marchi:
nel caso di marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata considerando l’insieme degli elementi che lo compongono.

Non esiste, infatti, una regola astratta che attribuisca prevalenza automatica alla componente denominativa rispetto a quella figurativa o grafica.

Nessuna gerarchia tra gli elementi distintivi del marchio

Secondo il Tribunale:

• non è possibile stabilire una gerarchia predefinita tra le componenti di un marchio;
• ogni elemento distintivo contribuisce alla percezione complessiva del segno.

Di conseguenza, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi:

• al confronto di una singola parola,
• o all’analisi isolata di un elemento grafico.

👉 Il confronto deve sempre riguardare i segni considerati nel loro complesso.

L’impressione complessiva nella memoria del pubblico

Il giudizio di confondibilità deve tener conto dell’impressione complessiva che il marchio lascia nella memoria del pubblico di riferimento.

In alcune circostanze, è vero che:

• una o più componenti del marchio possono influenzare maggiormente la percezione;
• ciò accade quando tutti gli altri elementi risultano marginali o trascurabili.

Solo in questi casi specifici, la valutazione della somiglianza può concentrarsi sulle componenti dominanti.

Il caso concreto: l’uso del termine “Legend”

Nel caso esaminato, il Tribunale ha escluso la violazione dei diritti di marchio dell’attrice per il solo fatto che la convenuta avesse utilizzato il termine “Legend” per identificare una propria linea di prodotti.

La decisione si fonda su un elemento chiave:

• carenza di novità e originalità del termine “Legend” nel settore merceologico degli alimenti per animali.

Di conseguenza:

• non sussiste rischio di confusione;
• né rischio di associazione tra i segni.

Indicazioni pratiche per imprese e titolari di marchi

Questa pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per:

• aziende che sviluppano marchi complessi;
• professionisti coinvolti nella tutela del brand;
• imprese che operano in settori ad alta densità concorrenziale.

📌 Affidarsi a singoli elementi denominativi deboli o diffusi non garantisce una protezione efficace del marchio.

👉 La forza distintiva nasce dalla combinazione originale degli elementi, non dalla singola parola.

Domande frequenti

Le risposte riprendono i punti della guida e le circostanze del caso illustrato.

Come si valuta la confondibilità di marchi complessi?

Con la sentenza n. 522 del 28 febbraio 2023, il Tribunale di Genova ha ribadito un principio fondamentale nel diritto dei marchi:
nel caso di marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata considerando l’insieme degli elementi che lo compongono.

Non esiste, infatti, una regola astratta che attribuisca prevalenza automatica alla componente denominativa rispetto a quella figurativa o grafica.

La parte denominativa prevale sempre su quella figurativa?

Secondo il Tribunale:

• non è possibile stabilire una gerarchia predefinita tra le componenti di un marchio;
• ogni elemento distintivo contribuisce alla percezione complessiva del segno.

Di conseguenza, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi:

• al confronto di una singola parola,
• o all’analisi isolata di un elemento grafico.

👉 Il confronto deve sempre riguardare i segni considerati nel loro complesso.

Quale impressione resta nella memoria del pubblico?

Il giudizio di confondibilità deve tener conto dell’impressione complessiva che il marchio lascia nella memoria del pubblico di riferimento.

In alcune circostanze, è vero che:

• una o più componenti del marchio possono influenzare maggiormente la percezione;
• ciò accade quando tutti gli altri elementi risultano marginali o trascurabili.

Solo in questi casi specifici, la valutazione della somiglianza può concentrarsi sulle componenti dominanti.

Che cosa è emerso sull’uso del termine Legend?

Nel caso esaminato, il Tribunale ha escluso la violazione dei diritti di marchio dell’attrice per il solo fatto che la convenuta avesse utilizzato il termine “Legend” per identificare una propria linea di prodotti.

La decisione si fonda su un elemento chiave:

• carenza di novità e originalità del termine “Legend” nel settore merceologico degli alimenti per animali.

Di conseguenza:

• non sussiste rischio di confusione;
• né rischio di associazione tra i segni.

Quali verifiche sui segni suggerisce la decisione?

Questa pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per:

• aziende che sviluppano marchi complessi;
• professionisti coinvolti nella tutela del brand;
• imprese che operano in settori ad alta densità concorrenziale.

📌 Affidarsi a singoli elementi denominativi deboli o diffusi non garantisce una protezione efficace del marchio.

👉 La forza distintiva nasce dalla combinazione originale degli elementi, non dalla singola parola.